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盈科律师原创:如何应对商标注册申请被驳回

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更新日期:2017-08-28

来源:盈科律师事务所

一、正确看待商标驳回

通常当客户绞尽脑汁想出一个炫酷的名称或logo时,都觉得自己原创的标志,肯定在世界上是独一无二的!于是当收到商标局的驳回通知书时会产生难以置信的感觉,甚至觉得自己就要失去这个标志了。但实际上,申请商标被全部或是部分驳回是比较常见的。商标注册申请被驳回并不必然会导致相关标志的丧失,正确看待申请商标驳回,寻找原因采取合适的解决办法有时能产生意想不到的结果。

申请商标之所以被驳回是因为申请的标志违反了《商标法》中对获得商标注册的禁止性规定。商标局作出驳回决定时会在驳回通知书中写明驳回的原因,常见的有两个原因:

1. 存在相同或近似的在先申请或在先注册

我国商标的获得采取注册取得为主,使用取得为辅的原则。也就是在先申请的人能够阻却在后的申请人就相同或近似的商标提出注册申请。人们对于商标驳回天然产生的抗拒也是基于这一点,一但存在相同或近似的在先申请,往往很难再获得商标注册。

2. 申请商标不具有显著性

客户在选择商标时通常希望选择一个与自己所提供的服务或商品有一定关联的标志,描述性或暗示性商标通常被认为更容易被消费者所记住。例如:支付软件“支付宝”“花呗”、打车服务“优步”、旅行服务“去哪儿”,这些商标都在一定程度上与所提供的服务有一定的描述或暗示。选取描述性或暗示性标志作为商标被商标局认定为不具有显著性的可能性较高,即便申请人已经通过在先使用建立了获得性显著性,但由于商标局仅对标志进行审查,因此被驳回的概率也较高。

二、挽救商标的利器:商标驳回复审

申请商标被商标局驳回后并不是打入天牢无可挽回了。我国商标申请制度的设计给了相关权利人充分的机会争取获得自己希望注册的商标,而这一系列程序中最重要的环节之一便是商标驳回的复审申请。商标驳回复审是指当申请商标被商标局驳回之后,申请人有权在收到通知之日起15日内向商标评审委员会提出复审申请。商评委通常会在6-9个月内作出是否核准注册的决定。在进行驳回复审时应当充分研读商标局的驳回通知书,针对驳回原因积极进行复审。

1. 引证商标是否有效存续

收到驳回通知,通常首先要对引证商标的状态进行核查。根据《商标法》第五十条规定,注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。因此,若相同或近似的在先注册商标处于无效或期满状态一年内,仍然会成为阻却申请商标获得注册的理由之一。结合复审申请作出决定大概需要6-9个月,因此通常如果在申请商标被驳回时引证商标已经处于无效或期满未续展状态的话,那么可以预计至复审决定作出时,1年的排斥期已经届满,复审获得核准注册的成功率会大大提高。

2. 申请商标和引证商标是否真的近似

存在相同或近似的在先注册或在先申请是大部分商标被驳回的主要原因,在驳回通知中商标局会附上其检索发现的相同或近似的引证商标。在引证商标均为有效存续的状态下,若存在相同商标的在先申请或注册,那么申请商标获得注册的可能性会极低。但在实践中,大部分商标被驳回的原因是存在近似的在先申请或注册,而关于“近似”这一标准的把握具有较大空间,尽管《商标审查及审理标准》中对各种情形的近似进行了举例说明,但通常个案件差异较大,审查员的判断标准也有所不一。

由于商标注册申请有时存在组合情况,有时某一元素的近似并不会导致商标整体的近似。因此收到驳回通知后可以初步判断引证商标与自己的申请商标是否构成近似,包括从外形、读音、组合方式以及整体效果来判断。通过对引证商标与申请商标近似度的判断可以对复审的成功率有初步的估算。如果引证商标与申请商标并不构成实质近似,那么着重论述二者的区别可以大大提高复审成功率。如果引证商标与申请商标存在一定程度的近似,那么需要对二者在相关市场中不相混淆这一点观点进行充分论述证明。除了对二者标志不相同的部分要突出论述之外,还需要对申请商标的使用证据的论述进行着重论述。

3. 申请商标和引证商标的指定项目是否属于类似商品或服务

商标法在核准注册范围内保护注册商标,同时在类似商品或服务范围内阻止他人注册相同或近似的标志。关于商品或服务类似的标准在理论和实践中一直存在争议,但在商标申请中,类似商品和服务区分表一直是作为判断商品或服务类似与否的主要依据。该区分表中,一个类似群组下的商品或服务项目通常被认定为“类似商品或服务”,但也有的类似群组分为几个部分,各部分之间不相类似。在收到驳回通知书之后,应该仔细查看引证商标核准的各项商品或服务与申请商标的是否构成类似,主要考虑是否属于同一类似群组中的“不相近似”部分,以及相关商品与服务是否存在特别情况而不应当列为类似的情形。

结语

出于对市场中已注册商标的保护,商标局在审查商标注册申请时通常会以“较严格”的近似标准进行审查,即便整体商标中的一小部分存在近似也可能会导致被驳回。该驳回通知可以一定程度上提醒商标注册人在更换成本较低的情况下尽可能选择完全不相近似的、显著性较高的标志。因此商标申请被驳回可以说是商标局收到商标注册申请后进行检索审查得出的初步结论,并不是最终结论。因此,即便申请商标被商标局驳回也并不是板上钉钉毫无办法,通过提出复审申请获得商标注册也是一种常见的获得商标注册的渠道。

(作者:上官凯云/北京盈科(上海)律师事务所)

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