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盈科|快讯 高管离职引发天价赔偿!中国汽车业史上最贵知识产权案源于“商业秘密侵权”?

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更新日期:2019-09-17

来源:盈科律师事务所


本文转载自公众号:"律新社"

作者:谢珊娟 赵芳

北京市盈科(深圳)律师事务所肖才元律师、北京市盈科(广州)律师事务所牟晋军律师、北京市盈科(广州)律师事务所侯明靖律师接受律新社的采访


最近,关于离职高管法律风险的话题上了“热搜”,究其原因,原来是和一起案件有关。

以侵害商业秘密为由,吉利控股集团及吉利汽车研究院一纸诉状把“造车新势力”威马汽车旗下的4家公司告上法庭,索赔金额高达21亿元,这或将是国内汽车产业知识产权纠纷索赔金额最高的诉讼案件,该案将于明天(9月17日)在上海高院开庭审理,备受各界关注!

律新社了解到,吉利诉威马侵害商业秘密纠纷一案【(2018)沪民初102号】自法院受理以来便引发了社会各界,尤其是法律界的广泛关注。该案诉讼标的额高达 21亿元 ,创造了国内同类案件最高记录;同时,该案主体也较为特殊,不仅在于原告吉利是国内最大的汽车制造企业之一,被告威马是国内新能源汽车制造新势力的头部企业之一,还在于威马的创始人及诸多高管均有吉利系企业的任职经历,而这也是中国自主车企提起的首例知识产权侵权诉讼案。因此,该案的走向将影响整个汽车制造行业的格局,其对于侵害商业秘密的认定与法律的适用也将成为后续该类纠纷参考的标准。

高管离职创业是否侵犯原公司商业秘密?法院是否支持吉利21亿的索赔额?吉利“状告”威马是否出于商业策略?企业如何制定商业秘密攻防策略?围绕本案几大争议焦点,律新社采访了北京市盈科(深圳)律师事务所管委会主任、高级合伙人肖才元律师,北京市盈科(广州)律师事务所管委会主任、高级合伙人牟晋军律师团队,泰和泰律师事务所高级合伙人李静传律师,北京大成(上海)律师事务所高级合伙人刘峰律师,上海市东方剑桥律师事务所莫煦冰律师,北京德恒(上海)律师事务所合伙人韩颖律师六位专业人士,一起来聊聊高管离职的法律风险。

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高管离职创业是否侵犯原公司商业秘密? 

吉利于2018年起诉威马侵犯其商业秘密,据上海高院官网显示,该案将于2019年9月17日上午开庭审理。因为涉及企业商业秘密,根据《民事诉讼法》的规定,该案将不公开审理。

 近些年来,随着新能源、自动驾驶技术的发展,汽车领域发展出一批新势力代表,被称之为“造车新势力”,包括蔚来汽车、奇点、小鹏汽车、威马等。在新旧技术更迭之际,市场波诡云谲,竞争异常激烈,与之相关的商业秘密纠纷也不断增多。

律新社从公开的资料获悉,吉利汽车集团是中国领先的汽车制造商,1997年进入汽车行业,2018年销售量达到150万,2019年位列《财富》世界500强第220位,再次奠定了国产汽车第一品牌的地位。而作为新能源造车新势力中的头部企业之一,2015年成立的威马汽车虽是汽车业“新手”但身手敏捷,2018年9月开始销售电动汽车,2018年共销售3844辆,2019年上半年销售8747辆。

从公开的媒体资料看,吉利起诉威马的主要原因在于威马汽车很多高管和核心员工都有在吉利汽车工作过的经历,比如威马汽车的联合创始人、董事长兼CEO沈晖;威马汽车的联合创始人、品牌战略副总裁陆斌;威马汽车首席财务官张然;威马汽车董事、首席运营官徐焕新等;此外,还有媒体报道称“沈晖称威马汽车有200多名核心员工是他以前的同事”,虽然该内容是否真实还有待考证,但不可否认的是威马汽车的创始人及核心团队有在吉利担任重要职务的经历,而这也是吉利起诉威马侵犯商业秘密的导火索之一。

近年来,离职员工创业后被前雇主起诉侵犯商业秘密的案例屡见不鲜。纵观此类商业秘密纠纷,高管或核心技术员工“转换门庭”,创立或加入原公司的竞争公司,开展同业竞争是爆发商业秘密纠纷的主要原因,国内外均集中发生过大量汽车商业秘密侵权纠纷案,特别是在新能源汽车和自动驾驶领域。

此前,百度公司起诉其前自动驾驶事业部总经理王劲及王劲所经营的美国景驰公司侵犯商业秘密索赔5000万;特斯拉起诉小鹏汽车自动驾驶感知项目负责人曹光植,其曾是特斯拉 Autopilot团队权限最高者之一,在离职前拷贝了超过 30 万份与 Autopilot 相关的文件和目录;2017年,加州华裔工程师张晓浪被指控窃取苹果无人驾驶汽车商业机密,在被逮捕控诉前,张晓浪已表示将加入中国公司小鹏汽车;谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶子公司Waymo起诉Uber及其旗下Otto侵犯商业秘密, Waymo前工程师安东尼·莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)在2016年5月份从谷歌离职后组建了自动驾驶公司Otto,随后这家公司就被Uber收购。

根据我国《反不正当竞争法》第9条的规定,商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。商业秘密诉讼中,原告必须要证明三个情况成立,才能胜诉,即原告主张的内容构成商业秘密+被告侵犯了原告的商业秘密+被告的侵权行为对原告造成损失。

北京市盈科(深圳)律师事务所管委会主任、高级合伙人肖才元律师在接受律新社采访时分析道,威马汽车与吉利属于同一行业领域,威马汽车核心团队众多员工都具有曾在吉利任职高管的经历,关于高管对企业负有忠实义务可能涉及以下两方面问题:

第一、 竞业限制。根据《劳动合同法》,解除或者终止劳动合同后,上述人员者不得自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限,期限为不超过二年。

第二、保密义务和保密要求。2019年《反不正当竞争法》第9条第1款第(3)项将2017年《反不正当竞争法》的同项规定“违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求”,修改为“违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求”,即将“违反约定”修订为“违反保密义务”,这解决了在违反法定保密义务时的责任追究问题。

肖才元律师表示威马汽车技术是否与吉利拥有的技术相同或同源尚需专业部门鉴定。即便是吉利100%股权收购的沃尔沃汽车,根据威马汽车近期公布的数据,其在设计、技术等领域的申请专利数已达1076项,目前无法比对两个品牌在新能源及混合动力上所拥有的专利技术。吉利起诉威马案件也暂未公布侵犯商业秘密上的证据细节。吉利收购沃尔沃之后,其所拥有的技术专利并非全部归属于吉利,其中部分专利涉及到其他车企,如福特汽车,这部分专利,沃尔沃旗下品牌可以使用,但是吉利旗下品牌不可以使用。但收购后吉利与沃尔沃联合成立了“中欧汽车技术研发中心”,吉利拥有高达100%的控制权,因此,吉利与沃尔沃之间保持一定程度的技术共享。因此,威马所拥有的上述技术与吉利、沃尔沃在混合动力以及新能源车汽车方面所拥有的技术实质上是否相同或者同源需要经专业部门鉴定方能得出结论。这也是认定威马是否存在侵害吉利商业秘密的焦点所在。

律新社了解到,在司法实践中,员工跳槽与商业秘密确实是常常伴生的,但也并非是划等号的。2009年,《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》中指出,既要“依法制裁窃取和非法披露、使用他人商业秘密的行为,保护企业商业秘密权益”,又要“妥善处理保护商业秘密与自由择业、涉密者竞业限制与人才合理流动的关系,维护职工合法权益”。

2011年《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》又进一步指出:“要妥善处理保护商业秘密与自由择业、涉密者竞业限制和人才合理流动的关系,维护劳动者正当就业、创业的合法权益,依法促进劳动力的合理流动。职工在工作中掌握和积累的知识、经验和技能,除属于单位的商业秘密的情形外,构成其人格的组成部分,职工离职后有自主利用的自由。”

北京德恒(上海)律师事务所合伙人韩颖向律新社分析道,虽然威马高层都来自吉利,这是一个初步的“接触”证据,在一般商业秘密案件“接触+实质相似”的审理原则下,还要有很多关键点要踩,以区分是商业秘密侵权,还是人才的合理流动。通常情况下,这些关键点包括:吉利主张的商业秘密的秘点边界是否清楚、与载体是否对应、是否符合法定要件,是否采取了合理的保密措施,威马相关人员是否接触了这些商业秘密,威马是否披露或使用,以及在何种程度上使用了这些商业秘密。

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法院是否会支持吉利21亿的索赔额?

吉利诉威马一案最引人关注的是21亿的天价索赔额。那么,该天价损失是如何计算的?吉利能否胜诉?法院又是否会支持吉利21亿的索赔额?这些要点也成为了业内外关注的焦点。

根据《反不正当竞争法》第十七条的规定,可以按照三种方式计算经营者受到损害的赔偿数额,即因侵权所受到的损失、侵权人的侵权获利,在这两者都无法计算时,法院酌情在五百万以下确定。

北京市盈科(广州)律师事务所管委会主任、高级合伙人牟晋军律师,北京市盈科(广州)律师事务所侯明靖律师在接受律新社采访时表示,一般情况下,法院会考虑商业秘密的研制开发成本、成熟程度、利用周期长短、是否可以重复利用,以及商业秘密的使用、转让和市场供求状况等因素,再结合侵权人的实际侵权行为特点、主观恶意程度等情况,综合确定赔偿数额。此外,虽然法律规定人民法院可以酌情在五百万以下确定赔偿数额,但在司法实践中,也存在案件证据充足原告损失远高于五百万元,法院根据实际情况,突破法定赔偿最高额进行判决的情况。例如,理邦仪器因侵害技术秘密在2014年被深圳中院判决向迈瑞赔偿2000万,苏州瑞泰因侵害麦格昆磁的技术秘密在2013年被苏州中院判赔1127万等。

北京大成(上海)律师事务所高级合伙人刘峰律师从《反不正当竞争法》(2019年修正)、《最高人民法院<关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释>》(法释〔2007〕2号)、《专利法》三大法律规定分析了目前我国法律中关于确定侵犯商业秘密赔偿损失的金额确定的规则。

在刘峰律师看来,吉利要赢得这场官司,必须向法院提供足够的证据,包括:第一、证明威马汽车的高管从吉利带走的信息和资料属于商业秘密;第二、威马高管带走前述商业秘密资料的行为具有不正当性;第三、证明威马汽车使用、披露或允许他人使用了吉利的商业秘密;第四、证明给吉利造成了损失或证明威马因此获得了利益。

据此,吉利在本案中提出的赔偿额是21亿元,这个赔偿额可能是吉利根据自己的损失或推测威马获得的利益而确定的,我们现在还不知道吉利是如何计算出来的,而最终损失额的确定可能还会依据第三方评估而最终确定。

律新社通过搜索了解到,截至目前,国内经法院终审判决的商业秘密侵权案件最高赔偿额是3522万元。大多以侵害商业秘密纠纷提起的诉讼案件均以“雷声大雨点小”的结局收场。在知产宝裁判文书数据库中,以“侵害商业秘密纠纷”为案由,检索到全国范围内2009年7月至2018年十年间的案件总量为1644件。

在涉及侵害商业秘密纠纷案件中,法院判决认定构成侵犯商业秘密的案件仅占约全部案件的37%,不构成侵犯商业秘密的案件则达到63%;在认定不构成侵犯商业秘密的案件中,认定不构成商业秘密的案件占比约三分之二,认定未接触/合法获得及不相同/实质相同的案件加起来仅占6%,其他典型情况如原告非商业秘密权利人等占30%。由此可见,“不构成商业秘密”是商业秘密民事纠纷解决过程中的主要障碍。法院认定不构成商业秘密的案件的主要理由为:未采取保密措施、公众普遍知悉/容易获得、未明确商业秘密的秘点及范围等。

为何提起诉讼的原告在侵害商业秘密纠纷案件中大都不能如愿呢?在泰和泰律师事务所高级合伙人李静传律师看来,商业秘密涉及复杂的科技、市场、法律问题,法院需要严格认定是否侵犯商业秘密,以平衡权利保护与促进创新。司法实践中,商业秘密纠纷这一类案件具有调查取证周期长,举证难度大等特点。

通常情况下,法院普遍采取‘接触+相似’的举证责任分配原则来认定是否侵犯商业秘密。在本案中,吉利需要完成一系列举证才能到达证明威马侵犯商业秘密的目的,具有一定的难度。

由此可见,吉利诉威马一案最终能否成为商业秘密侵权案件最高赔偿额,还需要等到终审判决。

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吉利“状告”威马是出于商业策略?

律新社注意到,面对吉利的天价索赔,威马毫无畏惧。

根据公开资料显示,威马汽车已于2019年3月完成C轮融资,金额达到30亿元人民币;此外,威马汽车还在2019年7月公开宣布积极寻求10亿美元D轮融资,从融资层面分析,投资者的信心并没有受到该案的影响。

威马对于其自主研发的技术也非常有信心,其回复媒体时曾表示:“作为国内造车新势力中‘硬创新’的科技实力派,威马始终坚持正向研发、自主开发,没有任何侵权行为,在确保不侵犯他人知识产权的同时注重对自身知识产权的保护。” 威马汽车董事长兼CEO沈晖发布的内部信中也提到:“作为初创企业,我们更要强化研发投入,强化用户价值的创造。不惧寒冬,不惧旧势力的挑战,更加不惧怕推动变革的阻力。”

看到这里,可能很多人会疑惑,吉利为何不在威马成立之初起诉?而是在4年后威马进行D轮融资的时间节点上才起诉?此前曾有媒体称,吉利在新能源车领域比较落后,威马在新能源方面则表现不凡,由于处于同一或相似行业领域,企业在维护自身合法权益之外,还可能将诉讼作为遏制竞争对手发展的一种策略手段。

对此,北京德恒(上海)律师事务所合伙人韩颖律师认为,这种情况在司法实践中有多种可能性,可能是原告选择诉讼的时机有其商业目的,也可能是原告长期关注和收集被告的侵权证据,在获得了被告切实的证据后,意欲一举全胜。

商业秘密案件的战线很长,三四年都是非常正常的节奏,在这段时间内,原告如何安排诉讼方面和其它方面的弹药保持这种施加于被告及其高管的压力,被告如何应对和化解内部和外部的压力都不但考验双方诉讼团队的智慧,更考验诉讼团队与企业领导层商业目标的配合度。

北京市盈科(广州)律师事务所管委会主任、高级合伙人牟晋军律师分析称,吉利公司起诉的时间刚好选在威马公司发展势头迅猛,可能成为吉利公司有力竞争对手的当下,确实容易让人猜测提起本案的目的除了维权以外,是否还有其他商业目的的考量。不过,我国法律并没有类似的禁止性规定,只要权利人提起诉讼的理由符合法律的相关规定,法院就应当受理和审查。

事实上,越来越多的公司也开始将维权措施结合商业战略一起综合考量,将知识产权战略作为企业发展战略的一部分进行布局。

北京市盈科(深圳)律师事务所管委会主任、高级合伙人肖才元律师认为,由于吉利和威马处于同一或相似行业领域,除了维护自身合法权益之外,从商业的角度分析,还可能在此基础上将之作为遏制竞争对手发展的一种策略手段。即便权利人的诉讼请求没有得到法院支持,也不能一概认为权利人是通过恶意提起诉讼的方式打击竞争对手。

肖才元律师分析称临近开庭,威马汽车本轮融资是否能够顺利进行,可能受到具体庭审情况的影响;如果受到影响,则将涉及到威马汽车的经营、销售、研发等各个环节。在这种情况下,也将对新能源汽车领域产生相应的影响,本案的结局也就可能会以双方合作的形式握手言和。

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企业如何制定商业秘密攻防策略?

吉利“状告”威马是技术公司与离职创业高管之间系列诉讼纠纷的一个缩影。从商业竞争视角看,这是传统主机厂与新造车公司之间的纠纷;从法律视角看,是原公司诉离职高管创业公司侵犯商业秘密系侵权之诉。比起这起官司的输赢结果来说,广大企业,尤其是汽车企业以及广大技术密集型企业更关注如何制定商业秘密攻防策略,以保护好自己的核心技术,建立科技优势。

上海市东方剑桥律师事务所莫煦冰律师认为,对于遭遇前东家起诉侵权的创业公司,通过设定法务岗位监控业内竞争对手知识产权纠纷动向;通过建立完善的合同管理制度避免合同协议中带来的潜在风险;通过建立诉讼危机管理机制形成高效应对机制,明确具体责任人,形成制度化、规范化流风控。

凡事预则立,不预则废。事前预防胜于事后救济,事前协议安排对于事后维权也起到关键的作用,增加成功维权的筹码。莫煦冰律师提到,商业秘密保护策略实质上要求企业重视合规风控,以防患于未然。“前东家”在合规风控方面,要完善商业秘密保护维权策略,通过签订保密协议及竞业禁止协议,明确约定违约责任及违约金进行事前防御;注意商业秘密维权诉讼策略选择,以便做好事后救济。

北京市盈科(深圳)律师事务所管委会主任、高级合伙人肖才元律师表示,随着我国的经济发展和科技进步,商业秘密在企业经营过程中占据越来越重要的地位。无论各行各业,大企业还是小企业都同样面临商业秘密保护的问题,基于企业之间人员的流动性,作为企业核心竞争力的商业秘密,如果不提前做好预防性保护,则不可避免地会遇到泄露问题。如没有法律所赋予的独占性和排他性等权利,则需要企业重视并加强自我保护的措施,将企业商业秘密泄露的风险控制在可接受水平,并在万一发生泄密事件时,能够为法律保护提供足够的证据。

北京大成(上海)律师事务所高级合伙人刘峰律师表示,企业涉密人员,特别是高管离职从事竞争行业,最容易侵犯原企业的商业秘密。

本案对应21亿元的天价索赔额,一定会涉及大量的文档、技术资料、方案等商业秘密资产。如果企业高管及涉密人员在离职时把大量商业秘密带走,说明吉利对商业秘密保护能力不足。

因此,“前东家”应该从对涉密人员的管理和对商业秘密资产的管理两方面入手,加强对涉密人员的管理和控制,提高对商业秘密保护能力,避免出现泄密漏洞。

此外,企业还应当从人员保密制度、信息网络保护、针对保密资料三大方面加强商业秘密保护措施:

第一、人员保密制度:(1)用人单位在员工入职前与劳动者签订保密协议,保密协议中列明保密事项、保密范围、保密期限以及相应的违约责任;(2)与特定的高管人员签订竞业限制协议。在解除与终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月向其支付经济补偿;(3)在《员工手册》中对保密义务和措施进行明确而详细的规定。

第二、信息网络保护:(1)在员工电脑中安装保密系统;(2)安装网络监控系统,对于公司内部所有往来文件进行监视。

第三、针对保密资料:(1)设置档案室用于存放重要内部底档,任何人进入档案室需要特殊权限并予以登记;(2)对保密文件进行设置,防止其可被拷贝、复制。

在泰和泰律师事务所高级合伙人李静传律师看来,知识产权既可以是权利保护工具,也可以是打击竞争对方的重要手段。吉利诉威马侵犯商业秘密案,这起纠纷孰是孰非,现在难以评价。但是该案仍具有重要的示范意义,通过该案不仅能提高我国知识产权保护水平,还能唤醒企业的商业秘密保护意识。通过吉利诉威马等一系列汽车领域商业秘密纠纷案可以看出,企业商业秘密保护与员工离职具有较大关系。因此,建议企业在经营过程中,需要严格注意商业秘密的保护,建立健全内部保密制度,根据商业秘密涉及程度划分保密级别,进行分类管理,严格限定接触商业秘密的员工。同时,在劳动合同中,增加高管忠实义务和竞业限制义务条款。

自主品牌中的“王者”吉利汽车和“造车新势力”的最强者威马汽车,让这场神秘的商业纠纷案看点十足,结果有何走向,让我们敬请期待!



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