盈科原创 | 专利侵权案件中权利要求进行限缩性解释的实务分析
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更新日期:2025-07-31
来源:盈科律师事务所
在专利侵权案件中,判断是否构成专利侵权首先要确定涉案专利权利要求的保护范围,权利要求保护范围的确定直接影响到侵权判定结果。在专利侵权案件中由于文字表述权利要求的局限性以及现实的复杂性等诸多因素,为平衡权利人的贡献和公众利益,法院在必要时会对权利要求进行限缩性解释。笔者结合多年的实务经验、并分析典型司法判例,探讨专利侵权案件中权利要求进行限缩性解释的适用情形。
一、认定为功能性特征对权利要求进行限缩性解释
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020修正)第八条的规定,功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
权利要求中的功能性特征的解释,一般应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同实施方式,确定该技术特征的内容。功能性特征内容一般应限定为说明书中实现该功能、效果所必需的结构、步骤等特征,认定必需的结构、步骤等特征时,应当考虑是否实现了该功能、效果以及实施例描述的整体内容。
如在(2019)最高法知民终409号案件中认定,仅凭权利要求1中“横向固定纵向滑动结构”的文字表述,本领域技术人员显然无法直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式,因此该项技术特征为功能性限定的技术特征,应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的保护范围。
通过认定为功能性特征对权利要求进行限缩性解释是司法实践中常见的方式,笔者在“功能性特征在专利侵权判定中的法律适用规则研究”文章中已经做了详细论述,本文不再赘述。
二、认定为隐含限定特征对权利要求进行限缩性解释
隐含限定特征并非法律明确规定的概念,而只是权利要求解释的产物。在我国专利法律体系中,仅国家知识产权局在其部门规章《专利审查指南》(2023)中在对比文件的审查部分有近似概念的规定:“引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时,应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容,而且包括对于所属技术领域的技术人员来说,隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。
在司法实践中,部分法院在审理专利案件时,针对未以文字形式被限定在权利要求中但本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以直接地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征的情形,尝试在一些判决中对“隐含限定特征”的概念予以明确。
如在(2015)京知行初字第5986号案件中,北京市高级人民法院对于“隐含限定特征”的内涵作出解释,即“由于文字表达的有限性和不同主体对文字认识的差异性,在判断权利要求是否缺少必要技术特征时,不能机械地认读权利要求书的文字和措辞,而应当以本领域技术人员的认识为标准判断权利要求的内容。如果本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以直接地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征,那么该隐含特征亦属于权利要求限定的内容。相反,如果本领域技术人员不能直接地、毫无疑义地确定权利要求中有某一隐含特征,则即使说明书中对该特征有所阐述,也不应将该特征理解为权利要求限定的内容。”
因此在确定专利保护范围时,隐含限定特征是将因撰写或其他原因未被明确写入权利要求文字、但本领域技术人员结合权利要求书和说明书可以直接地、毫无疑义地确定权利要求书中隐含地包含了某项技术特征予以明确。当专利技术方案包含隐含限定特征时,在侵权比对时仍然应将权利人所主张的权利要求所记载的全部技术特征(包括隐含限定特征),与被控侵权产品相应技术特征进行一一比对。只有当被控侵权产品的技术特征完全覆盖了包括隐含限定特征在内的专利技术方案所有技术特征时,侵权指控才能成立。
如在(2018)沪民终411号判决中,上海市高级人民法院认为,涉案专利的发明目的是使热空气能够在设备中循环并在食品制备室中被基本向上导引。虽然专利权利要求文字并未对风扇和食品制备室上方开口的直径大小作出限定,但结合发明目的,基于说明书和附图、无效宣告请求审查决定书等材料,涉案技术方案中风扇部件的直径不应小于食品制备室上方排出开口的直径,以防止食品制备室内部形成大量乱流或者旋流。而被控侵权产品的风扇直径明显小于食品制备室上部开口,风扇启动后会在食品制备室内部形成大量乱流或者旋流,无法实现涉案专利技术方案中热空气在风扇的作用下呈现基本从下至上穿过食品制备室的运动路径,因此并不具备涉案专利中风扇大于食品制备室上方排出开口的隐含技术特征;同时鉴于被控侵权产品亦不具备涉案专利涉案权利要求的其他技术特征,因此专利权人的侵权指控无法成立。
隐含限定特征的引入会缩小权利人的保护范围,在司法实践中的适用会特别慎重。最高人民法院在(2018)最高法民再111号案件中表明“由于引入权利要求没有明确记载的内容通常会进一步限缩权利要求的保护范围,因此在权利要求解释过程中,引入权利要求没有明确记载的内容应该特别慎重”。
三、通过排除不符合发明目的、技术效果的技术方案,对权利要求进行限缩性解释
发明目的是指发明的技术方案所要解决的技术问题或要达到的技术效果,其与解决的技术问题、有益效果具有紧密联系。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》中规定了符合发明目的原则:在确定专利权保护范围时,不应将不能实现发明目的、效果的技术方案解释到权利要求的保护范围中。近年来,在司法实践中,通过排除不符合发明目的、技术效果的技术方案,对权利要求进行限缩性解释的案例明显增多。
如(2021)最高法知民终1611号判决中认定,涉案专利权利要求1中“面纸(2)的两侧边则通过第三粘胶层(2-2)与底纸(1)粘接”,当事人双方对于面纸与底纸之间是实贴还是空贴存在争议。关于该争议技术特征的解释,法院认为结合说明书第[0009]段“由于底纸和面纸两端分别与壁面粘接而为实体粘接,而其余大部分的底纸和面纸与壁面都是非粘接的复合虚体,因而本发明具有较好的隔音、隔热效果”“施工用胶水较少。”第[0021]段“在底纸1和面纸2的非粘胶层区域范围内,在其实施工艺过程中,本发明还主张刷水,以便于底纸1和面纸2的表面刮平和排气刮实。”第[0023]段“底纸1和面纸2的大部分均为不设粘胶层的复合虚体,因而所述复合装饰层的弹性和手感都很好,并具有一定的隔音、隔热效果”的记载,可知该底纸和面纸各为一层的“双层”“非粘接的复合虚体”结构是使“本发明具有较好的隔音、隔热效果”,实现“施工用胶水较少”发明目的的技术手段。综上,根据涉案专利权利要求1“面纸(2)的两侧边则通过第三粘胶层(2-2)与底纸(1)粘接”的明确限定,涉案专利权利要求1保护的技术方案中,面纸与底纸之间为空贴结构,不包括实贴的技术方案。
如(2021)最高法知民终192号判决中认定,本涉案专利的驱动方式这一技术特征,涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”,专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时,即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式,且“环保无污染”是本专利相较于现有技术的新增技术效果,但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动,即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动,而非燃油发动机驱动。即本领域技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等,完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。
四、总结
本文结合司法案例,对专利侵权案件中权利要求进行限缩解释的情形进行了归纳和总结,笔者认为至少包括三种情况适用对权利要求进行限缩性解释,第一,认定为功能性特征时;第二,认定为隐含限定特征时;第三,排除不符合发明目的、技术效果的技术方案。在符合上述三种情形下对权利要求进行限缩解释,合理的保护了权利人的创新,并且有助于防止专利权的滥用,平衡公众利益。
律师简介
王柱 | 律师
王柱律师,2008年加入北京市盈科律师事务所,现为高级合伙人律师、专利代理师、理工科硕士、盈科北京知识产权法律事务部(三部)主任、盈科全国化工医药类企业核心技术保护中心主任、律新社2023年度知识产权领域实力律师、中国石油与化学工业联合会知识产权工作委员会专家组专家、中国·山东新旧动能转换高价值专利培育大赛专利评议专家、山东省知识产权服务业协会知识产权专家、昆明市知识产权专家、淄博市知识产权专家库专家、海外知识产权纠纷应对指导烟台分中心应对指导专家、国家海外知识产权纠纷应对指导中心山东分中心东营工作站海外知识产权应对指导专家、中国·海淀高价值专利培育大赛专利评议专家、泉创赛高价值专利大赛专利评议专家、珠海市知识产权行政保护技术调查官。
王柱律师擅长专利诉讼及非诉业务,业务范围包括核心技术国内外专利布局、专利导航、商业秘密保密体系建设、专利诉讼、商业秘密诉讼、专利无效、自由实施分析报告等。著有《专利维权案件中的重点法律问题解析—以惠人原汁机系列案为例》、《化工医药类企业专利与商业秘密保护》。
崔德宝 | 律师
崔德宝律师,2017年加入北京市盈科律师事务所,现为专利代理师、理工科硕士、盈科北京知识产权法律事务部(三部)执行主任、国家海外知识产权纠纷应对指导中心山东分中心东营工作站海外知识产权应对指导专家。服务过的重点客户包括北京八亿时空液晶股份有限公司、浙江传化华洋化工有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、军事医学研究院毒物药物研究所、山东新华制药有限公司、浙江帅康电器股份有限公司、大韩仪器株式会社、韩国惠人株式会社等。代理专利诉讼数十件,出具FTO报告几十件、代理PCT申请数十件、代理美国、欧盟、韩国、日本等海外专利申请几十件。
业务范围包括核心技术国内外专利布局、专利导航、专利诉讼、专利无效、自由实施分析报告等。著有《化工医药类企业专利与商业秘密保护》一书。
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