化学领域专利权利要求书得不到说明书支持的研究
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更新日期:2025-07-14
来源:盈科律师事务所
《专利法》第二十六条第四款规定:权利要求书应当以说明书为依据。《专利审查指南》对“权利要求应该以说明书为依据”做出了进一步的解释:权利要求应当得到说明书的支持,即权利要求保护的技术方案,所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出,不能超出说明书所公开的范围。
该条款既明确了专利请求保护的技术方案需源自于说明书,也允许申请人基于说明书所记载的内容进行合理扩展,其本质是通过给予专利权人一个与专利发明的技术贡献程度相匹配的保护范围,达成专利权人与社会公众之间利益的平衡,遵循了《专利法》“以公开换保护”法理意义。如前文所述,权利要求应当得到说明书的支持包括了两种情形:一是权利要求保护的方案能够从说明书的内容中直接得到;二是权利要求书保护的方案能够从说明书的内容中合理概括得到。权利要求的概括是否合理,需围绕发明所要解决的技术问题,结合说明书已经验证的技术效果和现有技术的总体状况,站位于本领域技术人员的角度进行综合判断。
在专利无效案件中以直接以《专利法》第二十六条第四款宣告专利无效的案例占比较少;近年来在化学领域的专利无效案件中,权利要求得不到说明书支持则成为一个重要的无效理由。本文将结合近年来最高院在化学领域中的若干专利无效诉讼案例,对化学领域权利要求书得不到说明书支持的多种情形展开分析论述。
一、权利要求限定的数值范围与说明书实施例所记载的数值范围差别较大。专利权人获得的保护范围应当与其对现有技术作出的贡献相匹配,如果超出了其对现有技术作出的贡献,则不应获得支持。
如在(2024)最高法知行终500号判决中,名称“包含树状聚合物和/或其他组分的过滤介质和制品”的发明专利,因权利要求限定的数值范围过大,得不到说明书的支持而被最高院认定专利无效。权利要求1限定γ值至少为8,未限定最大值;而本专利说明书的实施例所记载的具有C6氟代丙烯酸酯共聚物的过滤介质的γ值最小为11.1,最大为12.1,与权利要求1所限定的至少为8的范围差别较大,在说明书中未描述γ值与纤维网的组成和结构之间关系的情况下,本领域技术人员无法确定本专利权利要求1限定的γ值的合理上限。本专利说明书的实施例所记载的具有C6氟代丙烯酸酯共聚物的过滤介质的总压降最小为299pa,最大为305pa,与权利要求1所限定的5pa~700pa的范围差别较大;本领域技术人员根据本专利说明书公开的内容,就如何制备出总压降为5pa~700pa的具有C6氟代丙烯酸酯共聚物的过滤介质难以知晓。本领域技术人员不能基于本领域公知常识确定玻璃纤维网具有如本专利所限定的高拒水性、高效率和低阻力的总压降范围。本专利权利要求1得不到说明书的支持,不符合专利法第二十六条第四款的规定。
二、权利要求概括的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。
如在(2022)最高法知行终44号判决中,名称为“可再充电锂电池、电极组合物和电解质组合物”的发明专利,权利要求1中限定的技术特征“由化学式1表示的化合物在正极中”得不到说明书的支持。首先,本专利说明书及附图未对“由化学式1表示的化合物存在于正极中”给出明确定义或说明,本领域技术人员基于阅读本专利权利要求书、说明书及附图后所能理解的通常含义,可以合理认为“由化学式1表示的化合物存在于正极中”的含义是指,在制备可再充电锂电池正极过程中添加由化学式1表示的化合物并使其成为正极的一部分。其次,“由化学式1表示的化合物存在于正极内部”的情形超出了说明书的公开范围,本领域技术人员既无法合理预见该情形能够解决本专利所要解决的技术问题,也无法合理预见该情形能够取得说明书中描述的相应技术效果。由于说明书没有进一步披露在制备可再充电锂电池正极过程中将化学式1表示的化合物添加到正极内部的具体实施例、实验示例和实验数据,因此,仅基于说明书公开的16个示例和3个实验示例,本领域技术人员显然无法获知当化学式1表示的化合物存在于可再充电锂电池正极内部时,能否取得与在制备电解质溶液过程中添加由化学式1表示的化合物相同的技术效果。权利要求1限定的技术特征即“由化学式1表示的化合物在正极中”,超出了本专利说明书公开的范围,不能得到说明书的支持。
三、当权利要求限定的参数数值是一个较大的范围时,为了证明权利要求限定的参数数值范围能够得到说明书的支持,通常需要说明书记载该参数数值范围的两个端点值、该参数数值范围的中间值的实施例以及相应的技术效果。
如在(2022)最高法知行终44号判决中,名称为“可再充电锂电池、电极组合物和电解质组合物”的发明专利,权利要求1限定的技术特征“由化学式1表示的化合物以0.1%至10%的量存在于正极中”,从这一数值范围下限的端点值0.1%到该数值范围上限的端点值10%,两者之间存在100倍的数值差距。由此可见,权利要求1限定的“0.1%~10%”是一个较宽的数值范围。而且,这一数值范围的下限0.1%与说明书公开的最小重量值示例(1%)之间存在10倍的数值差距;这一数值范围的上限10%与说明书公开的最大重量值示例(3%)之间也存在3.3倍的数值差距。在上述情况下,要证明由化学式1表示的化合物在电池正极中的重量占比在“0.1%~10%”的范围内均具有相同的技术效果,就应当至少在说明书中披露由化学式1表示的化合物以0.1%重量存在于正极中、以5%重量存在于正极中、以10%重量存在于正极中均能够取得相同的技术效果。然而,本专利说明书仅仅给出1%、2%和3%三个数值的示例和对比实验数据,显然该三个重量值难以让本领域技术人员确信在“0.1%~10%”这样一个更宽的范围内,当将由化学式1表示的化合物添加至电池正极时都能取得相同的技术效果。权利要求1限定的技术特征概括了一个相对较宽的保护范围,该概括已经超出本专利说明书公开的范围,不能得到说明书的支持。
四、马库什化合物权利要求概括的范围过大,说明书中缺乏足够的实施例。
如在(2022)最高法知行终44号判决中认定,马库什化合物权利要求是否得到说明书的支持,应当基于说明书公开的内容,尤其是实施例化合物的分布,考虑马库什化合物权利要求所请求保护的所有化合物是否都能够解决发明要解决的技术问题并达到相应的技术效果。如果所属领域技术人员根据其所掌握的普通技术知识,结合说明书所记载的内容,不能确定符合权利要求中马库什通式表示的所有化合物均可以解决发明要解决的技术问题并取得相同的技术效果,则应认定该马库什化合物权利要求得不到说明书的支持。
本案发明专利“可再充电锂电池、电极组合物和电解质组合物”权利要求1限定的由化学式1表示的化合物属于按照马库什权利要求撰写方式表征的化合物,覆盖了一个庞大而宽泛的化合物种类范围。然而,本专利说明书公开的16个示例以及基于该16个示例所做的三个实验示例指向的场景,均是在制备用于可再充电锂电池的电解质溶液过程中添加不同化合物。本领域技术人员难以预见在电解质溶液中添加由化学式1表示的所有化合物均能够使电池单元获得耐热冲击特性改善的技术效果,更难以预见当将权利要求1所限定的由化学式1表示的马库什化合物添加到正极中用于制备电池正极时,均能确定地取得同样的技术效果。权利要求1限定的由化学式1表示的化合物种类范围概括了一个相对较宽的保护范围,该概括已经超出本专利说明书公开的范围,不能得到说明书的支持。
五、权利要求的概括包含申请人推测的内容,而其效果又难于预先确定和评价,则应认为权利要求得不到说明书的支持。
本部分仍以(2022)最高法知行终44号判决为例,本案发明专利说明书对于在可再充电锂电池电解质溶液中添加由化学式1表示的化合物带来的技术效果(即改善电池热冲击性)所给出的作用机理仅是一种理论推演。首先,根据说明书第[0116]段、第[0117]段记载的内容可知,由化学式1表示的化合物带来上述技术效果的作用机理是:由化学式1表示的化合物具有不对称结构,使得与具有对称结构的SN或AN化合物相比,该化合物与活性物质的表面上的金属离子或电池中的其他金属离子形成更强的配位键,而更强的配位键也就意味更强的结合能。但是,说明书描述的上述作用机理仅是本专利发明人的理论假设,没有任何证据表明上述作用机理属于本领域的公知常识。其次,说明书为了更加直观地描述上述作用机理,通过图3、4示出了由化学式1表示的具有不对称结构的化合物和具有对称结构的化合物(如SN或AN化合物)与电极表面材料的各结合形状和与金属离子的配位结合形状的示意图,通过图5示出了由化学式1表示的具有不对称结构的化合物和具有类似的、对称的结构的化合物与电极活性物质的表面的结合形状的示意图。但是,图3-5实际上仅仅是电脑模拟下的示意图,而非在实验室中通过试验测定装置观测到的真实成膜状态或者真实配位结合形态。再次,说明书为了证明由化学式1表示的化合物与电极活性物质具有更强的结合能,给出了相关的计算方法。但是,该计算方法涉及大量的理论和复杂函数,需要预先设定相关模型和边界条件,而采用不同的模型和条件有可能得出不同的计算结果,但说明书对此并未进一步提供相关设定内容细节,由此导致本领域技术人员无法在说明书仅给出抽象计算方法的情况下,通过实验来复验说明书声称的结论,即由化学式1表示的化合物与电极活性物质具有更强的结合能。最后,化学是公认的实验科学,在缺乏对上述作用机理通过重复实验加以复验的情况下,本领域技术人员显然无法基于说明书图3-5示出的模拟示意图即可确信,说明书第[0116]段、第[0117]段所描述的本专利技术效果的作用机理是真实可信的。由此表明,说明书对于在可再充电锂电池的电解质溶液中添加由化学式1表示的化合物能够带来相应技术效果(改善电池耐热冲击性)所给出的作用机理仅仅只是一种理论推演或预测。既然只是理论推演或预测,则本领域技术人员有理由怀疑,在电解质溶液中添加由化学式1表示的其中一种化合物即1,3,6-HTCN后使电池单元取得耐热冲击特性获得改善的技术效果,是否确定地归因于说明书所描述的作用机理。基于对前述唯一的化合物取得本专利声称的技术效果的作用机理尚无法明晰,本领域技术人员自然难以预见当将权利要求1所限定的由化学式1表示的全部种类的马库什化合物制备到电池正极中后,均能确定地取得令电池单元耐热冲击特性得到改善的技术效果,故权利要求1得不到说明书的支持。
六、权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,则权利要求得不到说明书的支持。
如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者所属技术领域的技术人员有充分理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则权利要求得不到说明书的支持。
如在(2023)最高法知行终977号判决中认定,本专利权利要求1在限定了聚环氧乙烷和活性剂成分的情况下同时限定了溶出速率特征,即权利要求1使用了效果特征来限定产品发明,应当理解为其所要求保护的范围覆盖了所有能实现该溶出速率的特定成分的产品。然而,本领域技术人员应当知晓,即便药品主要成分相同,溶出速率等效果仍会受其他辅料、制剂工艺等多种因素的影响。本专利说明书中满足权利要求1关于成分限定的实施例中,也仅有部分实施例能实现权利要求1限定的溶出速率效果。可见,本专利针对特定成分的药品溶出速率所作出的技术贡献仅在于在特定的条件下实现该溶出速率,本领域技术人员根据本专利说明书的内容亦不能确定以何种替代方式实现该技术效果,但本专利权利要求1却要求保护所有能够实现该溶出速率的特定成分的产品,即其要求保护的范围超出了说明书公开的范围和本专利的技术贡献,因而得不到说明书支持。
七、说明书实施例记载的技术方案均不落入权利要求限定的技术方案范围内,则权利要求得不到说明书的支持
如在(2023)最高法知行终399号判决中认定,本专利权利要求1-4中限定的各成分的原料按重量份计配比与说明书实施例记载的不一致。权利要求1-4技术方案中原料配比体系与实施例1-3中原料配比体系并不一致。因此,本专利说明书全部实施例的数值范围均未落入相应权利要求的数值范围之内,从本专利说明书公开的内容中,本领域技术人员无法得到或概括得出权利要求所要求保护的技术方案,本专利权利要求1-4的技术方案得不到说明书的支持。
《专利法》第二十六条第四款规定权利要求书应当得到说明书的支持。权利要求中记载的技术特征应在说明书中有所记载且实质内容保持一致,但并非权利要求书的撰写只能是对说明书内容原封不动的“镜像映射”,且允许申请人在撰写权利要求书时对说明书所记载的技术方案(如具体实施例)进行上位概括,但概括必须合理。本文通过分析案例的方式,归纳总结出了化学专利无效案件中多种因概括不合理而使得权利要求书得不到说明书支持的情形,供读者借鉴和参考。
律师简介
王柱 | 律师
王柱律师,2008年加入北京市盈科律师事务所,现为高级合伙人律师、专利代理师、理工科硕士、盈科北京知识产权法律事务部(三部)主任、盈科全国化工医药类企业核心技术保护中心主任、律新社2023年度知识产权领域实力律师、中国石油与化学工业联合会知识产权工作委员会专家组专家、中国·山东新旧动能转换高价值专利培育大赛专利评议专家、山东省知识产权服务业协会知识产权专家、昆明市知识产权专家、淄博市知识产权专家库专家、海外知识产权纠纷应对指导烟台分中心应对指导专家、国家海外知识产权纠纷应对指导中心山东分中心东营工作站海外知识产权应对指导专家、中国·海淀高价值专利培育大赛专利评议专家、泉创赛高价值专利大赛专利评议专家、珠海市知识产权行政保护技术调查官。
王柱律师擅长专利诉讼及非诉业务,业务范围包括核心技术国内外专利布局、专利导航、商业秘密保密体系建设、专利诉讼、商业秘密诉讼、专利无效、自由实施分析报告等。著有《专利维权案件中的重点法律问题解析—以惠人原汁机系列案为例》、《化工医药类企业专利与商业秘密保护》。
崔德宝 | 律师
崔德宝律师,2017年加入北京市盈科律师事务所,现为专利代理师、理工科硕士、盈科北京知识产权法律事务部(三部)执行主任、国家海外知识产权纠纷应对指导中心山东分中心东营工作站海外知识产权应对指导专家。服务过的重点客户包括北京八亿时空液晶股份有限公司、浙江传化华洋化工有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、军事医学研究院毒物药物研究所、山东新华制药有限公司、浙江帅康电器股份有限公司、大韩仪器株式会社、韩国惠人株式会社等。代理专利诉讼数十件,出具FTO报告几十件、代理PCT申请数十件、代理美国、欧盟、韩国、日本等海外专利申请几十件。
业务范围包括核心技术国内外专利布局、专利导航、专利诉讼、专利无效、自由实施分析报告等。著有《化工医药类企业专利与商业秘密保护》一书。
盈科北京知识产权法律事务部(三部)
盈科北京知识产权三部(专注于专利业务)由多位拥有技术背景的资深专利律师组成,在专利诉讼领域和商业秘密诉讼领域办理案件多达二百余件,积累了处理重大复杂案件的丰富经验。本团队为多家细分领域龙头企业提供国内外专利布局、专利导航、商业秘密合规体系建设、FTO分析、专利诉讼、专利无效、商业秘密诉讼等法律服务。
盈科北京知识产权三部专注于为化工、医药、新材料、家用电器、机电等领域拥有核心技术的龙头企业提供“技术+法律”的行业专业化服务。通过深入了解企业核心技术,深度参与技术保护与维权工作,助力企业构建技术壁垒,提升核心竞争力。
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