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盈科|案例 无效“不规范”专利权的姿势探索

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更新日期:2019-12-26

来源:盈科律师事务所

案件详情:

在专利侵权诉讼中,作为被告针对原告的专利权提起无效宣告请求,是专利侵权纠纷的常用套路。作为被告代理人的一件案件中,近日收到一件无效决定书,结果是宣告专利权全部无效。

  这个案件特殊之处就在于:权利要求限定“不规范”,案例如下:

  本案专利涉及一种产品,权利要求文字限定的内容包括“纳米膜通过浸塑与金属板贴合”(为了便于理解,此处进行了简化描述)。对于此限定,从字面上理解是:浸塑是手段,通过浸塑的方式将单独的纳米膜帖在金属板上;从表面上看,这个逻辑,堪称完美。

律师策略:

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技术就是技术,技术客观性使得技术本身具有可证伪性。这个完美的逻辑仅属于逻辑的范畴,但并不客观。且对于本领域技术人员来讲,却是“荒之大谬”。为什么呢?

该专利涉及涂装技术,根据盈科律师当前掌握的信息(同时提交的公知常识性证据),“浸塑”通常的含义为:钢构件浸入涂料中后,涂料在其表面变成防腐涂层,即涂料由具有防腐作用的物质构成。利用浸塑根本无法将“将纳米膜与金属板贴合”。

客观技术本质是:将纳米材料作为浸塑涂料之一,权利要求应该理解为:镀锌钢板通过浸塑加工后,表面形成的纳米膜便与镀锌钢板紧密贴合在一起,该浸塑层可以称为纳米膜。并不存在“独立”的纳米膜通过“浸塑”的方式贴粘的事实。

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这样,对于该专利权,就有两个不同的解释:

一是形式解释:将“浸塑”理解为“在镀锌钢板表面形成粉末涂料,粉末涂料经高温熔化后成为粘接剂”;也可以称为“形式”技术特征;

二是实质解释,“浸塑”通常具有的含义为:钢构件浸入涂料中后,涂料在其表面变成防腐涂层,即涂料由具有防腐作用的物质构成;也可以称为“实质”技术特征。

针对这样的专利权,作为无效请求方,就存在一个左右为难的境地。

一方面:如果认同涉案专利描述方式,即认可“形式”技术特征。由于客观上没有“纳米膜通过浸塑与金属板贴合”的技术事实,因此,在先公开文献中,找到公开“纳米膜通过浸塑与金属板贴合”的证据概率较低,可能面临无效不掉的境地。

另一方面,如果不认可涉案专利描述方式,即主张实质解释,主张“形式”技术特征,就需要重新解释权利要求,面临如何证明其技术实质内容的问题。

(更专业的人士可能会有一个高级问题:既然“形式”解释与技术事实不相符,那么,在侵权认定中也不应当认定侵权。根据盈科律师的经验,事实是:在国知局认定专利权有效的前提下,法院笼统地判定侵权成立的概率极大;特别是涉及权利要求解释的案件,一些法院根本不知道如何解释和界定专利的保护范围。因此,无效不掉的专利,对于专利侵权诉讼中的被告就是一个致命的威胁,这方面不再展开说明。)

针对本案上述两难局面,盈科律师团队采取如下方式处理:

从检索开始,就注意检索两方面的证据,即一方面检索公开“形式”技术特征的证据,一方面检索公开“实质”技术特征的证据。果不其然,公开“实质”技术特征的证据获得多篇文献,未找到公开“形式”技术特征的证据。(可以看出,编专利要编出相同“错误”的文字,难度有点大!)

基于检索结果,即然无法证明“形式”技术特征已经被公开,只能证明“实质”技术特征被公开。大家都知道,对一个技术特征的解释,首先应当依据什么呢?应当依据权利要求书,说明书仅能够解释权利要求书。因此,要突破其文字限定的字面意义,从技术事实角度“正确”了解读权利要求,有些难度。

怎么办呢?

首先,我们就“形式”技术特征的形式缺陷提出无效理由,想通过形式理由,让专利权人就其具体限定进行明确,以避免专利权人“左右逢源”,任意解释专利的权利要求。

其次,准备了公知常识性证据,就“浸塑”的具体含义进行说明,以让合议组从技术实质角度理解权利要求的内容。公知常识性证据包括:教科书、技术标准、期刊、以往判决与决定书等等。

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第三、提交多份证据,证明“实质”技术特征已经被在先技术公开。

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案件结果:

非常感谢国家知识产权局合议组老师的敬业与专业,能够尝试理解涉案专利技术方案,最终以技术方案为基础进行了认定与判断,并最终认定专利权不具有创造性。

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律师点评:

盈科律师认为这类案件涉及一种“不规范”专利,即形式上规范,实质上“不规范”的专利申请或专利文件存在。

那么,为什么会存在这类专利呢?盈科律师认为,原因有三:

一是专利申请审查特点决定。由于专利审查属于“书面审查”,着重对专利申请逻辑进行审查,但对于专利文件描述的技术实质如何并不被重视(客观上,也无法一一验证);即专利申请审查的书面性及对逻辑本身的强调性是形成“不规范”专利文件存在内因。

二是专利申请动机多样性导致。即当前一些专利申请,其目的并不是保护创新,而是出于其他动机而提出申请,如申请补贴、申请高新技术企业、职称及高考加分等等。这就催生“编造”专利产业,进而产生大量“不规范”专利,甚至“乱写”的专利。

三是撰写水平低导致。在一些案件中,技术确实存在,但技术是具体的,专利描述是抽象的,在撰写过程中,未能客观描述技术事实,导致专利文件描述的技术事实与客观的技术事实不相符(实际案件中,当事人认为描述的是他的产品,但实际文字描述的东西并不是他的产品,并不罕见!)。

“不规范”的专利有什么特点呢?

盈科律师认为:“不规范”的专利是指专利描述不符合客观技术思维的专利,主要体现为:

1、逻辑不符合客观规律的专利。如永动机专利,以技术形式描述永动机的专利还真能通过专利审查,有兴趣的,可以阅读一下CN2632162Y专利文献。

2、逻辑不符合技术常理。主要是文字描述的内容与技术常理不相符,如本案专利就属于此类。逻辑不符合技术常理的原因又可以分为很多种:如编造专利而产生(没有技术事实为支撑)、撰写水平(文字描述与技术事实明显悖离)。

典型意义:

案件就是案件,案件如人,千人有千面,案案有不同。希望本案例可以带给大家一些思考。

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