导语

在专利侵权诉讼中，被诉侵权方通常会考虑不侵权抗辩、无效抗辩及“先用权”抗辩等主张。由于证据难以回溯或搜集，很多案件中“先用权”抗辩难以获得法院支持。现就团队处理的一件案号为（2025）最高法民申1733号的再审案件为例，对“先用权”抗辩实务进行拆解如下。

一、前序简介——“先用权”的博弈

专利权申请：专利权方阿专于2021年6月提交一件外观设计专利申请，该专利于2021年12月获得授权。获得专利证书后，阿专很高兴，还特意将专利证书复印件贴于自己创办公司的办公室墙面上，拥有对未来无限的美好期待。

和解协议：获得专利证书之后，阿专十分关注市场同类产品，并发现阿万公司生产的产品和其专利保护产品外观高度相似，并认为构成对其外观设计专利权的侵害。为此，阿专向地方知识产权局提出请求，要求对侵权行为进行调解。在地方知识产权局主持下，阿专与阿万公司进行了谈判沟通，并于2022年2月签署《专利侵权纠纷和解协议书》。在《专利侵权纠纷和解协议书》中，阿万公司承诺立即停止生产、销售涉嫌侵权产品，并在一个月内召回市场存货。

本来，以和解方式处理纠纷可能对各方都是一个可接受的结局，但世事难料。

证据保全：在阿万公司承诺召回市场存货的期限届满后，阿专发现阿万公司的侵权产品仍然销售。2022年4月份，阿专在公证机构见证下，购买了侵权产品，对侵权证据进行了保全，准备针对阿万公司的侵权行为采取行动。

行政裁决：阿专首先向地方知识产权局申请行政裁决，由于之前《专利侵权纠纷和解协议书》的存在，地方知识产权局很快进行审理，并于2022年8月做出裁决，裁决阿万公司制造销售的产品构成产品侵权，并要求阿万公司停止侵权。

专利侵权诉讼：由于行政裁决不处理侵权赔偿，因此，阿专于2023年1月提起专利侵权诉讼，要求阿万公司赔偿经济损失及维权合理支出。在一审程序进行过程中之中，阿万公司通过咨询律师，才了解到“先用权”概念，并了解到“先用权”可以对抗专利侵权起诉。因此，在一审程序中，阿万公司搜集相关证据，并提出“先用权”主张。

一场关于“先用权”的博弈拉开的帷幕。

二、“先用权”规则介绍

根据《专利法（2020）》第七十五条的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权，即通常所称的“先用权”抗辩。

根据该规定，“先用权”抗辩成立需要满足两方面条件：

一是行为条件：在专利权方主张专利权的申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备。由于中国专利制度实行先申请原则，而是否申请专利是权利人的自由，权利人有权申请专利，也有权不申请专利。基于“法不溯及既往”的原则，在其后申请的专利，不应当约束申请日之前的行为。因此，“先用权”规则就赋予在先已经使用专利技术或设计的主体基于“先用权”而豁免的权利。

二是范围或规模条件：即“先用权”权利人仅能在原来已经进行或准备进行的范围内使用，以避免“先用权”不适当的扩大，进而实质上影响专利权人的利益。需要说明的是，允许“先用权”权利人实施的范围以涉案专利申请日为准。考虑到专利授权一定会迟于专利申请日，“先用权”权利人在专利申请日与专利授权公告日之间扩大的生产实施规模，并不享有豁免权。

三、“先用权”适用拆解

本案中，阿万公司基于以下证据证明上述“先用权”规则要点，并获得法院认可和支持，认定“先用权”成立，不构成对涉案专利的侵害。

1.关于阿万公司在专利申请日前实施被诉设计的事实

阿万公司提交的涉及第三方的、制造及销售产品的《送货单》、与第三方之间的《销售合同》、与第三方之间微信聊天记录等历史以往事实的证据，明确指向被诉侵权产品的生产行为发生于涉案专利申请日前。其中，微信记录中明确确认涉及产品的包装规格与阿万公司支付款项等细节，足以证明相关生产实施行为的真实性。

为了应对阿专对历史以往事实的证据与产品一致性的质疑，阿万公司提出，专利权方自己公证购买的被诉侵权产品的生产日期与阿万公司提交的原材料采购记录、包装材料送货时间完全合理对应，可以相互印证，进而形成完整证据链。这就实现了通过对方证据实施已方证明目的的效果。

基于上述证据就完成了“在专利申请日前已经制造相同产品”的举证责任。

2.阿万公司生产销售行为未超出“原有范围”的事实

根据阿万公司与第三方签订《销售合同》及第三方的微信沟通信息，阿万公司包装材料的采购数量与其经营规模（注册资本、销售区域）相符，可以证明阿万公司符合“利用已有生产准备可达规模”的标准，进而证明阿万公司在“原有范围”实施的事实。

另外，阿万公司提交涉及产品的《销售单》及召回记录，足以证明其销售行为始终限于原有区域和规模，未出现产量激增或渠道扩张情形。

最终法院认可阿万公司的主张，认定“先用权”成立，驳回了阿专的全部诉讼请求。

四、基于 “先用权”，律师的建议

基于本案涉及“先用权”需要当事人就以往历史经营事实进行举证。如何证明自己在先实施？如何证明在先实施的时间早于涉案专利申请日？如何证明历史生产或销售产品与涉案专利保护技术或设计的相关性？成为重中之重。因此，律师建议：

1.首先，要有证据意识：在实施某些有意义的行为之时，要有证据保全意识，以便于后续争议中，能够方便地进行举证。以往处理的案件中就存在，事实很多，但无法搜集到证据，无法证明事实的被动局面。为了让遗憾不再重演，让冤屈不再重现，就需要加强证据意识。

2.文字性证据：已经完成实施技术开发、产品设计的技术图纸、工艺文件、沟通记录、会议记录，能够证明实施或准备实施的文字性证据，需要注意保存。

3.经营性证据：设备（特别是专用设备）、原材料（特别是特殊专用原材料）询价、议价、采购、收/发货单、收/付款信息可能成为实际进行生产或生产准备的关键证据。建议在收/付款凭证中养成备注用途或相关信息的习惯；这个习惯关键时刻可能影响“生死存亡”。

4.与第三方沟通的证据：单方证据证明力较弱，但涉及第三方的证据证明力相对更强，因此，保留与第三方交易、沟通的事实，也成为证明“先用权”的关键证据。具体可以包括微信、邮箱、信件等证据。

5.实施产品或实施技术具体内容的证据：“先用权”涉及申请日前制造或销售的产品。在诉讼案件发生后，无法证明申请日前具体实施技术或产品，是很多“先用权”抗辩失败的主要原因。如果没有事先有意识地保全证据，在案件审理过程中，很难证明申请日前具体实施技术是什么，也很难证明具体产品的具体设计。因此，这就需要在实施过程中，通过图纸、录像及图片等证据证明技术或产品的具体的内容。而单纯的图纸、录像及图片产生时间又会成为一个薄弱点，因此，通过电子方式传输或发送图纸、录像及图片，以确定其产生的时间，可能是一个较优的方式。

五、结语

总之，保持较强的证据意识，灵活运用各种方式“留痕”，未雨绸缪，尽可能规范经营，对实现企业合格或风险管控具有重要意义，也能够让企业经营更稳健，更具有可持续性。

律师简介

李兆岭 律师

盈科北京律师、专利代理师，从事五年技术工作后获法律硕士学位，具有理工和法学双重理论功底，于2007年至今专注于专利、商业秘密、反不正当竞争、信息网络传播权等知识产权案件。

李兆岭律师长期致力于服务中国企业创新与成长，以专业能力助力企业知识产权布局与保护，在执业之余，热爱传统国学，并积极践行中华优秀传统文化的传承与弘扬。

张显益 律师

盈科北京律师、专利代理师，具有深厚的生物医药、化学和法学理论功底，2015年起开始从事知识产权法律服务。

张显益律师专注于企业合规、知识产权诉讼与知识产权非诉、以及相关民商事诉讼、仲裁。

张显益律师精通企业知识产权管理，担任多家企业法律顾问。善于解决企业遇到的知识产权法律问题，并结合企业实际情况，提供从前期的知识产权挖掘布局，中期的成果保护，后期的维权、管理等全流程专业法律服务。