盈科|解读 商业秘密侵权行为的判定规则
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更新日期：2021-08-11
来源：盈科律师事务所
商业秘密侵权行为的举证责任是商业秘密维权的重要难点之一，也是判定商业秘密侵权的关键。如何判定一个行为是商业秘密侵权行为，是一个值得研究的有价值的实务问题。本文将围绕（2020）最高法知民终1101号案例，梳理基本案情，总结裁判要旨，并类比相关判例对商业秘密侵权行为的判定规则作出评析。
一、案情简介
何晨亮原系理正公司MIS综合开发部常务副主任，2011年6月10日离职。刘春刚原系理正公司MIS应用开发部常务副主任，2011年5月30日离职。臧廷杰曾任理正公司开发部MIS事业部软件开发工程师、项目管理总监，2011年5月30日离职。上述三人在任职期间均负责理正公司项目的开发和技术管理，三人均与公司签订了保密协议。2011年5月31日，何晨亮、刘春刚和臧廷杰等人共同出资成立了大成公司，何晨亮负责技术平台开发，刘春刚负责项目二次开发、项目实施。
2013年1月11日，林同棪公司与大成公司签订《技术开发合同》，约定由大成公司开发软件，价款2085000元。2014年9月19日，北京市西城区公安分局对林同棪公司副总裁赖斌进行询问。赖斌陈述了与大成公司、理正公司进行业务往来的过程。赖斌在考察大成公司项目时，发现沈阳一家设计单位的产品实际上是理正公司的产品，大成公司的产品只是在理正公司产品上进行维护和二次开发。赖斌亦表示其知道与其洽谈业务的员工臧廷杰系理正公司前员工，参与建立了大成公司。同时，其考察过大成公司，询问过臧廷杰关于知识产权的问题，臧廷杰表示知识产权方面没有问题。
二、 裁判要旨
原审法院认为，当有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同时，若涉嫌侵权人未能举证证明其使用的信息来源合法或实际不侵犯商业秘密时，可以推定涉嫌侵权人实施了侵害商业秘密的行为。
1.接触可能性的判断
根据查明的事实，何晨亮、刘春刚、臧廷杰在理正公司任职期间，均负责和参与了包含涉案商业秘密相关项目在内的理正公司的项目开发和应用支持等工作，并与理正公司签订了保密协议，因此，上述三人具有接触涉案商业秘密的可能性。而后，上述三人从理正公司离职，并与其他人共同出资成立了大成公司。据此，可推定大成公司对涉案商业秘密具有接触可能性。大成公司与林同棪公司签订了可能含有涉案商业秘密的软件开发合同，并将软件进行了交付，林同棪公司也对涉案商业秘密具有接触可能性。
2.实质上相同的判断
鉴于反不正当竞争法未对相同和实质上相同进行区分，原审法院认为，反不正当竞争法语境下的实质上相同是当然包含相同的。而对于不完全相同的情况，反不正当竞争法并未进一步规定具体判断标准，可以借鉴相近领域相对成熟的比对标准来定位商业秘密的比对标准和判断原则，与之相近的标准系专利领域比对中的“等同”标准和著作权领域比对中的“实质性相似”标准。
原审法院认为，较之“等同”标准，“实质性相似”的标准更适用于作为商业秘密实质上相同标准的参照。一方面，专利权覆盖对象的内容和范围具有法定性和明确性，这是“等同”标准适用的前提，而著作权覆盖对象的内容和范围则无此特点，商业秘密亦同。另一方面，由于专利的内容已经被公开，公众可以合法获取。因此，专利法规制的通常不是获取手段的非法性，而是基于公开反垄断的原则，要求公众在进行实施时对权利要求限定的内容进行避让，即未经许可时，其实施内容不得落入权利要求限定的范围内。所以，在对专利内容进行比对时，并不将来源的一致性作为判断标准，即使被诉侵权内容来源于主张权利的专利内容，只要部分内容实质不同，便不构成等同。对于商业秘密而言，反不正当竞争法所规制的主要是获取手段的不正当性，并限制以之为前提的后续行为。著作权法规制的路径与反不正当竞争法中商业秘密保护条款规制的路径十分类似，其规制的主要是剽窃行为以及基于剽窃而产生的后续行为。商业秘密和著作权领域比对被诉内容与主张权利内容的作用均在于推定来源一致，即被诉内容实际应属于相应的权利人。因此，“实质上相同”和“实质性相似”标准一样，均主要把来源的一致性作为判断标准，无论存在何种的转化，只要能基于某一层面的相同进而确信被诉内容来源于主张权利的内容，就可以满足上述标准。综上，无论从权利内容还是规制路径，商业秘密比对的“实质上相同”标准均更倾向于著作权比对的“实质性相似”标准。
在具体适用上，判断商业秘密是否实质上相同基本可以参考“实质性相似”的标准，但需要注意的是，“实质性相似”的标准事实上更严格。由于立法价值取向不同，著作权法确立了“保护表达而非思想”的原则，而对于商业秘密，则无此方面的要求，因此，“实质性相似”排除了只在思想层面一致的情况。综上，适用实质上相同的判断标准为，只要能基于某一层面内容的一致进而确信被诉内容来源于主张权利的内容，相应内容与主张权利的内容便构成实质上相同，而该层面越具体，越趋向于表达，确信度便越高。
对于程序代码来说，主要有两方面的表达：一是形式表达，即语句上的表达。在静态的数据库表中，可以体现为字段名称、字段数量、表的名称等，在动态的过程/函数中，可以体现为执行逻辑功能所展现的具体语句等。二是内容表达，即结构及功能上的表达。在静态的数据库表中，可以体现为实体关系模型、字段存储内容以及表之间的主外键关系等，在动态的过程/函数中，可以体现为实际需要实现的逻辑功能，例如表单的调用优先级排布以及调用关系等。
3.来源合法的抗辩是否成立
本案并无充分证据证明被诉侵害商业秘密的技术内容均由大成公司独立开发完成。此外，虽然大成公司主张被诉侵权内容中，许多数据库表和函数属于可以从公开渠道获取的常用函数，不属于理正公司的商业秘密，但其主张未得到相应证据支持，因此对其主张，原审法院不予支持。
三、律师解读
本案的争议焦点为，被告是否实施了侵害商业秘密的行为。
《中华人民共和国反不正当竞争法》第三十二条第二款规定，“商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。” 即，当有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同时，若涉嫌侵权人未能举证证明其使用的信息来源合法或实际不侵犯商业秘密，则可以推定涉嫌侵权人实施了侵害商业秘密的行为。
据此可得，判断被告是否实施了侵害商业秘密的行为，需要对以下三个事实进行认定：（1）涉嫌侵权人是否有接触商业秘密的可能性；（2）其使用的信息与原告主张的商业秘密是否实质相同；（3）是否存在来源合法等合理抗辩事由。
裁判规则一：被告是否具有接触商业秘密的可能性可以根据其在原单位的工作范围和职责权限判断
接触，是指能够知悉商业秘密内容的过程。在审判实践中，因员工“跳槽”引发的商业秘密侵权纠纷为多数。跳槽者在原单位的任职情况是判断其是否接触商业秘密以及接触内容和范围的切入点。比如总经理或厂长知悉企业所有的技术信息和经营信息，而普通的工人或业务员可能只接触极其有限的技术信息或经营信息。侵权与否、侵权的范围与接触与否、接触的范围可能成正比例关系。
正面案例：在“(2008)鲁民三终字第160号”案件中，法院认为，刘某1992年起在烟台化工实验厂实验主任负责人，根据其工作性质与职责权限可以认定其应当接触过该厂有关技术的生产配方情况，而涉案技术自1992年已经鉴定为该厂成功的技术成果，原审法院根据刘某的工作岗位、工作性质以及刘某在工商部门的陈述推定刘某接触了相关商业秘密是合理的。
反面案例：在“（2013）石民初字第532号”案件中，法院认为，原告知易公司认可被告王某在该公司工作期间无法接触涉案的商业秘密，且无证据证明被告王某在原告知易公司工作期间采取《反不正当竞争法》所规定的不正当竞争手段侵害涉案商业秘密，故本院认为原告知易公司在本案中不能证明被告王某个人采取不正当手段实施侵害涉案商业秘密的行为。
裁判规则二：被诉信息与原告所主张商业秘密的其中一个秘密点相同或相似，即可认定为商业秘密侵权
本案中，合议庭认为判断商业秘密是否实质上相同基本可以参考《著作权法》中“实质性相似”的标准，但由于立法价值取向不同，著作权法确立了“保护表达而非思想”的原则，即排除了只在思想层面上一致的情况，而对于商业秘密，则无此方面的要求，内容上的一致即可构成实质相同。在本案中，经鉴定涉案软件被诉内容在具体层面上与涉案商业秘密具有相当的一致性，足以使法院认为其内容来源于涉案商业秘密。
相关案例：在“(2020)鄂知民终17号”案件中，原审法院认为，关于设计方案是否相同或实质相同的问题。首先需要明确比对对象，本案为侵害商业秘密纠纷而非侵害著作权纠纷，设计是否相同或实质相同的比较，关键在于在后设计是否使用了商业秘密的秘密点。就软装设计而言，核心在于对家具、装饰画、灯饰、布艺、摆件等可移动物件的选择，如形状、色彩等，以及对物件摆放的整体安排和色彩搭配的选择，因此，其秘密点亦在于物件的选择及整体安排。涉案样板间的比对，所称区别均为整体呈现效果的细微差别，而如前所述，本案非侵害著作权纠纷，并非将两者作为图片比对，在两者设计元素——即物件选择与位置安排基本一致的情形下，应当认定两设计实质相同。同样，二审法院认为两者存在的区别仅属于细微的、非本质的差异，故一审认定并无不当。
裁判规则三：被告可以通过证明被诉信息具有合法来源进行抗辩
根据《反不正当竞争法》第三十二条第二款的规定，当有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同时，若涉嫌侵权人未能举证证明其使用的信息来源合法或实际不侵犯商业秘密，则可以推定涉嫌侵权人实施了侵害商业秘密的行为。反之，被告能够证明被诉信息具有合法来源的，不再构成商业秘密侵权。
被诉信息的合法来源包括以下几种：（1）自行研发；（2）反向工程；（3）善意取得；（4）从他人处合法受让；（5）权利人自己泄密；（6）个人经验的自然积累等。
相关案例：在“(2003)高民终字第981号”案件中，法院认为，被告张某曾在原告舒尔公司工作过，鉴于张某到被告天水来公司工作时，天水来公司已研制生产出涉案天水来牌软水机，因此原告未有证据证明其具有披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的行为，故原告主张其侵犯其商业秘密，本院不予支持。被告天水来公司在参考可利尔软水机美国原装5600SE控制阀塑料样品以及所购买的舒尔中央水调的基础上，以反向工程的方式进行研究，并通过与有关模具加工厂家的合作，最终研制出以组合分流阀为核心技术的天水来牌软水机，且由于不能认定张某有披露原告涉案商业秘密的行为，亦不能认定被告天水来公司存在接触原告涉案商业秘密的事实，因此，虽然天水来公司涉案产品与原告的涉案产品在技术内容上有相同之处，但应当认定其所使用的技术信息具有合法来源，并未侵犯原告的商业秘密。
作者简介：刘知函 律师
