案情简介

深圳某某股份有限公司（以下简称“深圳某司”）向四川某中级人民法院起诉称：深圳某司拥有某某文字商标与某某文字及图形商标专用权，该商标在某类商品上有较高的知名度，早在2007年该文字商标就被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。深圳某司字号在某行业具有很高的知名度。被告四川某某有限公司（以下简称“四川某司”）将深圳某司文字商标及字号登记为企业字号，同时在生产销售的某商品包装、企业网站、淘宝网店使用该文字商标，具有主观侵权恶意，客观上给深圳某司造成了较大损失，深圳某司为驰名商标维权产生合理费用包括律师费、公证保全费、诉讼费等6万余元。为此诉请四川某司赔偿经济损失及合理开支100万元。

诉讼策略

北京盈科（绵阳）律师事务所在本案一审答辩期间接受了四川某司的委托，绵阳分所知识产权法律事务部指派黄法森律师团队具体办理该案。黄法森律师团队接受指派后通过研究案情及民事起诉状后认为：

1.四川某司具有停止侵犯驰名商标的行为和情节；

2.深圳某司通过国家工商行政管理总局商标局认定的驰名商标为时间为2007，驰名商标实行个案认定，被动保护的原则，通过深圳某司现有证据无法证明该文字商标在2018年符合驰名商标条件；

3.依据国家有关规定，四川某中级人民法院没有认定驰名商标的管辖权；

4.采取公证保全方式固定不构成驰名商标侵权的证据（公司网站内容）；

5.收集有关证据证明四川某司具有合法申请使用某文字商标证据（某文字商标受理通知书，初审公告，无效决定书等）；6.收集合法某文字商标的包装及广告等。

法律文书

在本案中黄法森律师团队提供的主要法律文书有2份，一份是向四川某中级人民法院提交的《答辩状》，代理人根据《中华人民共和国商标法》、《驰名商标认定办法》及相关司法解释，提出四川某司具有停止侵犯驰名商标行为及情节，其使用申请的某某商标（在2017年月无效前）系合法正当使用；深圳某司某某文字商标为普通商标，其证据不足以证明连续三年使用；深圳某司主张赔偿100万经济损失及合理开支缺乏事实法律依据等代理意见。另一份向四川某中级人民法院提交的《代理词》，该代理词主要内容是有关四川某某公司具有主动停止侵犯商标权的行为；公司包装广告及网站内容不构成驰名商标侵权行为；深圳某司主张100万经济赔偿及合理开支没有事实法律依据应予驳回。该代理意见的大部分内容得到法院的采纳和支持。

一、答辩状

答辩人：四川某司

委托代理人：黄法森律师  北京盈科（绵阳）律师事务所律师

被答辩人：深圳某司

因被答辩人诉答辩人侵害商标权纠纷一案，答辩人认为：被答辩人的诉讼请求没有法律依据，其诉讼请求不成立，请求法院驳回其全部诉讼请求。答辩人现答辩如下：

    (一)某某文字商标（注册号为******）为普通商标，被答辩人所提供的证据材料不足以证明“某某文字”商标为驰名商标。

根据被答辩人提交的材料可知，“某某文字”商标的注册有效期限为2017年8月至2027年8月。根据被答辩人提供材料显示：“某某”商标于2006年10月曾经被认定为驰名商标，这仅仅代表该商标在2006年在该案中符合驰名商标条件，是原案案件事实，在本案中仅作为商标保护记录而已。依据有关规定，驰名商标实行个案保护，被动认定的原则，驰名商标仅对个案有效，不具有普遍有效的法律效力。2006年至今已达12年，该商标现在是否还具备驰名商标条件无确实充分的证据材料佐证。在本案中被答辩人仅提供了近3年（2015/2016/2017）三张销售发票复印件和两张商标使用包装照片（看不出生产日期），其所提供材料根本无法证明“某某文字”商标符合驰名商标的条件。根据《商标法》第十四条和最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释2009第3号）第七条：被告对驰名商标提出异议的，原告应当对该是商标驰名的事实负举证责任 。因此，从被答辩人应当对“某某文字”商标完全符合驰名商标的条件承担举证责任，根据谁主张谁举证的原则，若被答辩人所提供的证据材料不足以证明该商标符合驰名商标条件的，则该商标为普通商标。

(二)答辩人企业字号及商标依法授权获得，受法律保护。

答辩人于2013年8月7日向国家工商总局商标局提交了“某某科技”商标注册申请，国家工商总局商标局于2013年8月27日向答辩人下发了注册商标受理通知书，该商标于2015年5月20日起进入初审公告期，在该商标公告期内（即2015年8月17日，初审公告届满前3天）被深圳某司（即被答辩人）提异议，该商标于2017年1月18 日被国家工商总局商标局做出了：该商标不予核准注册的决定。因答辩人未做异议复审，该商标现已无效。也就是说答辩人拥有的“某某科技”商标在2013年8月至2017年1处于有效状态。依据商标法有关规定，经依法申请注册的商标享有合法使用权及所有权，受法律保护。

(三)被答辩人诉请答辩人赔偿人民币100万元没有法律依据，依法不应得到法院的支持。

法律依据：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及第七十六条规定“ 当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。”被答辩人要求答辩人赔偿经济损失及费用100万元，但并未提供任何依据说明其损失赔偿额是如何计算而来，因此，其应当对自己的主张承担举证不能的不利后果，100万元的经济损失及费用因没有任何依据而不应得到法院的支持。

综上所述，答辩人使用自己拥有商标所有权及使用权某某科技商标及公司名称（字号）是法律赋予答辩人的权利，是受法律保护合法行为。答辩人对被答辩人没有构成商标侵权及不正当竞争。所以，请求法院综合考虑上述事实，依法驳回被答辩人的所有诉讼请求。

此致

四川省某市中级人民法院

                       

答辩人：四川某司

代理人：黄法森  律师

                                          2018年 5月18日

 

二、代理词

尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：

北京盈科（绵阳）律师事务所接受四川某司的委托，指派黄法森律师担任深圳某司诉四川某司侵害商标权纠纷一案中被告四川某司的一审代理人。经过审查证据材料、保全证据、参加庭审调查等活动，现根据本案的事实和相关法律并针对双方的争议焦点，发表如下代理意见，供合议庭参考：

（一）、被告使用“某某科技”商标为合法使用，既非不正当竞争也不构成侵犯原告商标权行为，应受法律保护。

1.被告在原产品包装、原公司名称、网站、微信中使用文字“某某”不构成商标侵权及不正当竞争行为，系合法正当使用。

（1）.被告四川某司于2013年8月27日（即公司刚注册成立仅3个月）就向国家商标局提出了“某某科技”等三个商标的注册申请，原告申请的某某科技商标在2015年5月20日初审公告，其国际分类为第1类，核定使用商品包括：肥料、化学肥料、纤维素浆、增润剂、脱叶剂等(特别提醒法庭注意的是******号某某科技商标所申请的包括肥料、化学肥料在内的10个项目全部通过了商标初审公告，并非对方代理人所称的肥料、化学肥料被部分驳回，具体见该商标的初审通知书)。根据《商标法》第二十八条之规定：对申请注册的商标......符合本法有关规定的，予以初步审定公告。故，该商标有效期为2013年8月27日至2017年1月18日（该商标被商标局做出不予注册决定的时间）。

（2）.被告在原产品包装上使用原公司名称（四川某司）中的文字“某某”，系公司持有有效的“某某科技” 商标作为基础和依据，系合法正当使用，而不是原告臆想是其注册的某某商标，和原告的某某商标没有任何关联性，不属于《反不正当竞争法》界定的不正当竞争行为。

2.原告认为被告在其淘宝店铺、微信公众号中使用的部分“某某”文字，侵害了其注册商标专用权的说法不成立。

（1）.被告曾经对“某某”文字的使用系合法使用。基于上文陈述的理由，被告曾经使用的“某某”文字是当时有效的“某某科技”商标中的文字。

（2）.被告对“某某”文字的使用并非“突出使用”。证据显示，被告曾经在产品包装等处使用的原公司名称，并非突出使用，相反，在产品包装上显著位置使用的均是其拥有所有权或使用权的“某某科技”、“某某某及拼音”、“某某及拼音”和图形商标。该行为完全符合《商标法》等相关法律规定，根本不构成侵犯被告某某商标的行为，是合法、受法律保护的行为。通过庭审举证质证且原告也没有证据证明被告产品包装等有侵犯原告某某商标的行为，相反原告出示的被告的产品包装袋足以证明被告依法使用自己的某某某、图形商标及企业字号，是完全符合《商标法》有关规定的正当合法行为。

（二）、原告的某某商标（注册号******）为普通商标，根本达不到驰名商标的标准和条件。

驰名商标认定的法律依据为 《商标法》第十四条及《驰名商标认定和保护规定》第四条规定。 原告诉称某某商标为驰名商标并具有较高的知名度和广泛的影响力，但原告在本案庭审举证质证过程中并没有确实充分的证据证明某某商标完全符合《商标法》第十四条有关驰名商标的条件和标准，其驰名商标是在12年前即2006年10月被商标局在个案中认定为驰名商标，仅针对2006年在当时的个案中适用。驰名商标实行被动保护、个案认定的原则，在其他案件中某某商标（注册号为******）根本不能作为驰名商标使用，除非在其他案件中原告有确实充分的证据证明完全合法驰名商标的条件、提出了驰名商标认定请求且被最高人民法院指定有权认定驰名商标的中级以上人民法院或商标局、商评委依法认定。2006年至今已长达12年之久，在本案中原告在近3年（2015、2016、2017）仅仅提供了三张无法确认产品为某某的销售发票（无相应的产品包装佐证）和一个产品为某某、某某的包装袋（原告证据241、242页），其发票、包装证据连普通商标近3年连续使用的认定都够不上，原告诉称某某具有较高的知名度和广泛的影响力应当举证证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料及证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。但在本案中，原告根本提供不出上述证据材料，原告所持有的某某商标（注册号为******）仅是普通商标而已，其商标核准仅仅有一个项目：肥料。

（三）、被告依法变更了公司名称、依法在公司网站进行产品宣传推广，其内容符合法律规定。

1.被告依法变更了公司名称

被告于2018年1月8日经四川省工商局核准，公司名称由四川某司变更为四川某某某司，依法换发了新的营业执照。

2.被告公司网站没有有关原告所诉的宣传内容，原告没有实施侵权行为。

根据某市某某公证处2018年2月29日出具的2018川某证字第****号公证书证明：根据某某市中级人民法院2018年4月2日向被告送达的《举证通知书》要求，对被告公司网站内容进行保全，证明被告并未构成侵权，某市某某公证处依法进行了保全证据公证。其公证书足以证明：被告公司网站依法使用了某某某、绿叶蓝带图形商标及四川某某某司等内容进行了宣传，根本不存在有侵犯原告某某商标的侵权行为和侵犯原告某某企业字号的行为，也没有原告诉称的不正当竞争行为。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国公证法》有关规定，某市某某公证处2018年2月29日出具的2018川某证字第****号公证书应当作为本案定案的依据。 

（四）、被告主观上没有侵权故意

被告早在2013年就注册了“某某科技”商标且持续到2017年1月有效，被告原公司名称也与被告自己申请的商标“某某科技”一致。被告在“某某科技”商标（申请号为******）有效期间在公司网站、微信公众号等宣传、使用某某、某某科技字号、商标是正当合理合法的，故从本案的法律事实上看，被告不存在对原告的侵权故意。

（五）、原告主张100万侵权赔偿金于法无据，理应驳回其诉请。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条及第七十六条规定“ 当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。”原告诉讼主张被告赔偿经济损失及费用100万元，但并未提供任何依据说明其损失赔偿额是如何计算而来，因此，其应当对自己的主张承担举证不能的不利后果，100万元的经济损失及费用因没有任何依据而不应得到法院的支持。

综上所述，被告在“某某科技”商标有效期间通过公司网站、微信公众号、产品包装等对“某某科技”商标进行宣传并使用“某某”文字作为原公司名称并未违反我国《商标法》和《反不正当竞争法》的相关规定，其使用是符合法律规定的合法合理正当行为，原告诉讼请求及事实理由均不能成立，于法无据、于理不容，故请求贵院依法驳回原告的全部诉讼请求。

此致

某某市中级人民法院

                                        代理人：黄法森 

2018年 9月 13日

裁判结果

某某中级法院认为：1.深圳某司拥有某某文字商标及某某文字及图形商标，上述商标经续展后有效期为2027年  月 日。2.针对被告辩称本案所涉某某文字商标做出驰名商标认定距今10多年，原告无法证明至今该商标扔是驰名商标的意见，本院认为：该某某文字商标是否是驰名商标与本案认定是否侵犯商标专用权并无必然联系。3.被告四川某司申请的某某文字商标于2015年某月某日通过商标局初审公告，经第三人某某公司向商标局提出商标异议后，商标局于2017年某月某日以第三人所提异议事实与理由成立为由对四川某司申请的某某文字商标做出不予注册的决定书。在商标局做出决定后，四川某司任然在淘宝店铺及微信公众号上继续销售标有某某文字的某商品，表明其具有主观侵权故意。4.被告已于2018年1 月变更了企业名称。某某市公证书也显示：四川某司网站不具有使用某某文字商标的内容。四川某司也在公司更名后停止销售带有某某文字及图的商标。5.本案中深圳某司未向法院提供其因被侵权和不正当竞争行为所受的实际损失或被告因侵权和不正当竞争行为所获得的利润，也无法证明自身因合理维权所支付的合理费用金额。本院采取法定赔偿的方式确定损失赔偿金额。综合本案实际情况，本院酌情确定被告赔偿金额为5万元。

依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》有关规定，判决如下：

一、被告四川某司自本判决生效之日起立即停止在其微信公众号及宣传平台上以及某商品包装上使用带某某文字的标志及图形。

二、被告四川某司自本判决生效之日起十日内，赔偿深圳某司的经济损失及制止侵权行为的合理费用50000元。

三、驳回深圳某司的其他诉讼请求。

本案受理费13800元，由原告深圳某司负担13110元，被告四川某司负担690元。

典型意义

该驰名商标侵权案索赔金额高达100万元，在具有充分证据证明构成驰名商标侵权的情况下，如何维护当事人尤其是被告人的合法权益至关重要！根据《中华人民共和国商标法》第十四条“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”《商标法实施条例》第二十一条：“商标局对受理的商标注册申请，依照商标法及本条例的有关规定进行审查，对符合规定或者在部分指定商品上使用商标的注册申请符合规定的，予以初步审定，并予以公告”;《驰名商标认定和保护规定》第四条：“驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则。”第八条：“当事人请求驰名商标保护应当遵循诚实信用原则，并对事实及所提交的证据材料的真实性负责。”第九条：“以下材料可以作为证明符合商标法第十四条第一款规定的证据材料： （一）证明相关公众对该商标知晓程度的材料； （二）证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料； （三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料； （四）证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料； （五）证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。前款所称“三年”、“五年”，是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年，以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年。”

驰名商标个案认定，被动保护的原则，对驰名商标的认定条件、管辖法院都有严格的规定。曾经被国家工商行政管理总局商标局行政认定为驰名商标，并不等于以后任何时候都符合驰名商标的条件和要求，要结合个案和案件中所提供的证据具体分析，区别对待。在驰名商标侵权案件中，只要有相关法律规定的情形比如：合法使用、停止侵权等可以作为减轻赔偿的情节。

律师点评

本案属于一件驰名商标侵权的典型案例，盈科绵阳分所知识产权法律事务部代理人采取各个击破的办案策略，分别从不符合驰名商标条件、商标包装合法使用、具有申请注册的商标、公司网站内容不具有侵权内容、商标侵权赔偿金额的依据和支撑不足等不同维度去维护被告的合法权益。           

本案中，黄法森律师团队从被告主动变更了公司名称入手，收集了变更后商标包装，通过公司网站公证保全，从查询当事人商标注册信息中发现了非常有利的商标申请信息。最终形成的代理意见大部分得到了人民法院的支持和认可。原告起诉索赔金额为100万元（含律师费4.5万元和诉讼费1.4万元），人民法院仅支持了5万元。至此，本案取得了良好的办案效果，委托人对该结果非常满意。

 

黄法森律师，北京盈科（绵阳）律师事务所律师、管委会成员、业务指导委员会主任，盈科绵阳分所公司法律事务部主任，知识产权法律事务部律师，2014-2017年度绵阳市优秀律师。现任绵阳市律师协会法律顾问专也委员会委员。擅长：企业法律顾问、公司股权结构治理与股权激励，公司并购与重组，公司合规管理，公司人力资源管理，公司刑事风险防控和公司诉讼、知识产权法律事务等。