法律规定

禁止反悔原则，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式，对权利要求的保护范围作了限制或者部分放弃，从而在侵犯专利权诉讼中，在确定是否构成等同侵权时，禁止专利申请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。禁止反悔原则是民法诚实信用原则的一种体现，是为了合理平衡专利权人与社会公众的利益，避免专利权人出尔反尔。

专利侵权，是指未经专利权人许可，也没有法定的抗辩或免责事由，而以生产经营为目的实施了落入专利权保护范围内的侵害有效专利的违法行为。

专利无效宣告，是指专利权经国务院专利行政部门授予并公告后，任何单位和个人认为该专利权不符合《中华人民共和国专利法》及其实施细则的规定，自公告之日起可以请求国务院专利行政部门宣告该公告的专利无效。

也就是说，如果在遇到专利侵权诉讼时，被诉侵权人大概率会启动对涉案专利的无效宣告请求程序，如果后期涉案专利被部分或全部宣告无效，那么被诉侵权人的侵权风险将大幅度降低甚至不侵权。

那么，如果涉案专利很难被全部无效，被诉侵权人的产品看似全部落入到涉案专利的保护范围，被诉侵权人对涉案专利发起无效宣告有必要吗？被诉侵权人在诉讼阶段如何巧妙利用禁止反悔原则，为不侵权抗辩打下基础呢？

案例简介

案号：（1998）高知初字第36号

案情：

创格公司、马希光诉康柏公司专利侵权纠纷，康柏公司在答辩期内向专利复审委提出了无效宣告请求，专利复审委维持该专利原权利要求1继续有效，后法院开庭审理该专利侵权纠纷。

涉案专利虽然经过无效程序维持专利权，但是专利权人在无效程序中，对权利要求进行的解释，限缩了权利要求的保护范围，使得被控侵权产品的技术方案不落入涉案专利的保护范围，在侵权诉讼中被适用禁止反悔原则，最终被控侵权人获得胜诉。

争议焦点：

被诉侵权产品的“座槽”，与涉案专利权利要求1记载的 “座槽”是否相同或者等同。

专利无效宣告阶段：

请求人策略：请求人针对性的检索了包含被控侵权产品争议技术特征“电池组在两个座槽中不可互换”的对比文件1、2和7，并利用证据组合的方式评述了权利要求1的创造性，逼迫专利权人为了保住专利，对权利要求进行了限缩解释。

专利权人陈述：由于本专利具有两个结构完全相同的座槽，并且电池组和扩充卡组的尺寸完全相同，故上述对比文件与权利要求1所述技术方案的区别在于现有技术中座槽之间是不可互换的，而专利技术方案中座槽是可互换的，而且正是这一区别特征使本专利具有自由替换、互为备用的优越效果。

专利侵权诉讼阶段：

鉴于专利复审委依据90204534号专利说明书及附图，在第2133号无效决定中已明确解释：技术特征（1）中的“可替换”解释为“可互换”，也即其技术方案中的部件“座槽”是可互换的；又鉴于专利权人在2000年2月29日提交给专利复审委的意见陈述中主张，由于具有了两个结构相同、大小一样并且可以互换的座槽使得本案专利权利要求1具有创造性，并且专利复审委支持了其上述主张，专利权人不得就此反悔。 

被告主张己方的“座槽”不可互换，从而被告的产品不落入涉案专利的保护范围，法院驳回原告的诉讼请求。

案号：最高人民法院（2009）民提字第20号

案情：

在专利申请过程中，专利权人澳诺公司根据审查员的意见“权利要求在实质上得不到说明书支持”，对权利要求书进行修改，限缩了权利要求的保护范围，使得被控侵权产品的技术方案不落入涉案专利的保护范围，在侵权诉讼中被适用禁止反悔原则，最终被控侵权人获得胜诉。

争议焦点：

被诉侵权产品的“葡萄糖酸钙”，与涉案专利权利要求1记载的 “活性钙”是否相同或者等同。

专利申请阶段：

涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为“可溶性钙剂、葡萄糖酸锌或硫酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸”，在说明书中提到“可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。

国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其它的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其它的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。

申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，从而获得授权。在专利授权文本中，其独立权利要求为“活性钙、葡萄糖酸锌或硫酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸”。

专利侵权诉讼阶段：

涉案专利申请公开文本明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂。

从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对权利要求在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故不能认定涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙。

专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。因此，涉案专利的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征限定的技术方案，被申请人认为涉案专利中的“活性钙”包含“葡萄糖酸钙”的主张因为违反了禁止反悔原则，不能成立。

律师总结

现在可以回答刚开始提出的问题了，专利无效宣告请求程序不仅仅是为了无效掉对方的专利，最主要是为了通过该程序，通过多种证据组合，深挖更多技术细节，逼迫专利权人对涉案专利权利要求做出更多限制性解释，然后在侵权诉讼阶段，巧妙利用禁止反悔原则，辅助侵权诉讼能够胜诉或者能够保证后续当事人的经营不受影响。

在专利无效程序：

如果专利被全部无效，那么原告在侵权诉讼中就失去了权利基础。

如果有相关的证据可以迫使专利权人将专利保护范围缩减，则在侵权诉讼过程中，可增加被控侵权产品的技术方案不落入涉案专利的保护范围的可能性。

如果专利权人对权利要求或者说明书中描述不清楚部分进行解释，这有可能对被侵权方在专利侵权诉讼中采取不侵权抗辩或者“禁止反悔”等抗辩策略起到一定的作用。

在专利申请阶段：

专利审查员可能因为申请的权利要求范围过宽而认定申请缺乏创造性。为了取得专利权，申请人对申请书作出修改或进行申辩陈述，以说服审查员，这种修改或陈述缩小了原权利要求的范围。这有可能对被侵权方在专利侵权诉讼中采取“禁止反悔”的抗辩策略起到一定的作用。

笔者在实务中也发现，当事人会将专利无效和专利侵权诉讼两个阶段分别委托不同的代理人，诉讼阶段委托律师来做，专利无效程序委托专利代理师来做，导致两个程序相互分离。

在专利无效阶段中，专利代理师更倾向于维护专利的有效性，在庭审过程中，面对对方提出的大量证据质疑涉案专利新创性时，为了保住专利，不惜对专利的保护范围进行进一步限缩。虽然专利维持，但是侵权诉讼阶段被诉侵权产品不落入专利权的保护范围的可能性也大幅度提高，没有达到相应的效果。

建议当事人合理选择律师团队介入此类案件，聘请有律师职业资质以及专利代理资质的双证律师是最合适的，因同一代理人可以更好的把控侵权诉讼与专利无效之间的微妙关系。

作者简介

张显益，2015年进入知识产权行业，具有近8年知识产权从业经验，具有专利代理师执业证和法律职业资格。熟悉专利侵权纠纷、专利无效、专利申请、专利审查等，代理专利诉讼与无效案件、以及上千件专利申请案件，尤其擅长机械、材料、化学、信息与通信技术、计算机科学、电子领域的专利案件，有着扎实丰富的专利实务经验。